MARQUE, droit

Le système américain d'acquisition des droits par l'usage

Aux États-Unis, le droit sur la marque s'acquiert par l'usage du signe dans la vie des affaires. Les marques sont ainsi protégées sur la base de la Common Law. Il existe cependant une possibilité d'enregistrement prévue par le Lanham Act de 1946. Mais un tel enregistrement ne peut être obtenu, sous réserve de l'exception prévue pour les déposants étrangers, que si la marque a préalablement fait l'objet d'un usage répondant à certaines conditions. Le déposant doit démontrer que la marque a été apposée matériellement sur un produit ou sur son récipient, son emballage ou encore les fiches ou étiquettes concernant le produit ou le service.

La condition d'usage analysée de façon stricte en application du Lanham Act de 1946 a été appréciée de façon de plus en plus extensive, de telle sorte que le titulaire doit seulement prouver au moment de l'enregistrement l'utilisation de bonne foi d'un signe dans le cours ordinaire des activités commerciales. Une loi du 16 novembre 1988 a assoupli le Lanham Act conformément à cette pratique. Elle a même introduit la notion d'« intention d'usage de bonne foi » de la marque comme hypothèse valable de dépôt, en considération des systèmes étrangers dans lesquels le droit sur la marque s'acquiert par le dépôt. Cette acception extensive de l'usage s'applique aux nationaux comme aux étrangers.

Le système mixte attribuant des effets à l'usage et au dépôt

Ce système, prévu par la directive européenne de 1988, a eu cours en France avant la loi du 31 décembre 1964. Il existe cependant encore dans d'autres États membres de l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne, en Italie et au Danemark. Ainsi, depuis la fin du xix^e siècle, ces différents droits protègent tant les marques enregistrées que les marques d'usage.

En Grande-Bretagne, les marques enregistrées sont protégées par la loi sur les marques, tandis que les marques d'usage sont protégées par une action de Common Law dite en passing-off. L'action en passing-off requiert du titulaire de la marque d'usage qu'il établisse la réputation de sa marque pour les produits et services qu'elle désigne, la confusion engendrée par la marque attaquée et le préjudice découlant de cette confusion.

En Italie, l'acquisition d'une marque peut se faire par l'usage qui peut être admis par la simple circulation du produit sur le territoire italien. Les marques d'usage sont protégées par les actions en concurrence déloyale qui requièrent la preuve d'un risque de confusion entre la marque d'usage et la marque attaquée.

D'une manière générale, en Europe, la marque d'usage peut être opposée à l'enregistrement d'une marque visant l'État membre dans lequel la marque d'usage est utilisée. De même, l'enregistrement d'une marque communautaire peut être refusé en cas d'opposition d'un titulaire d'une marque d'usage, quand bien même cette dernière ne serait utilisée que dans un seul État membre de l'Union.

Le système de dépôt attributif

Adopté en France depuis la loi de 1964, ce système existe également en Allemagne et au Japon. Il a été également adopté pour l'Union européenne par le règlement communautaire du 20 décembre 1993 sur l'enregistrement, la protection et la défense d'une marque communautaire.

Ce règlement a considérablement facilité la protection des marques sur le territoire de l'Union en créant un organe d'enregistrement des marques communautaires, l'Office d'harmonisation du marché intérieur (O.H.M.I.), dont le siège est à Alicante. Mais la directive européenne de 1988 permet toujours aux États membres de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, la défense de ces dernières ne relevant que de leur propre législation.

Bien que les différents systèmes coexistent, tant au sein de l'Union européenne que dans le monde, il apparaît, compte tenu de la progression du nombre de dépôts effectués, que le système du dépôt, qui présente plus de sécurité, est sinon préféré, du moins en nette progression. Ainsi, en 1870, il n'y avait en France que 11 969 marques de fabrique et de commerce déposées au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, mais la marque pouvait être acquise par l'usage. En 1967, les marques enregistrées dans le monde, soit à l'époque près de 150 pays, étaient au nombre de 400 000. En 1992, elles atteignaient le nombre de 1 200 000, puis, en 2000, elles étaient environ 2 500 000, selon les chiffres donnés par l'O.M.P.I. On voit ainsi à quel point le dépôt de marques fait désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises.

Le contrôle de l'office national ou international

L' enregistrement est l'inscription de la marque sur un registre publique tenu par un institut national ou international de la propriété industrielle (Institut national de la propriété industrielle – I.N.P.I. pour la France ; Office d'harmonisation du marché intérieur – O.H.M.I. pour les marques communautaires ; Office mondial de la propriété industrielle – O.M.P.I. pour les marques internationales déposées à partir d'une marque nationale). Cet enregistrement est effectué à la demande d'une personne en possession d'un signe distinctif dont elle réclame l'appropriation à titre de marque.

Les modifications apportées par l'harmonisation du droit des marques en Europe tiennent essentiellement à la création d'une procédure d'opposition qui permet à un office national de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il a reconnu comme justifiée une opposition formée par un titulaire de droits antérieurs.

En effet, l'examen de l'office national est incomplet puisqu'il ne procède pas à une recherche d'antériorités. Il vérifie seulement que toutes les modalités pratiques du dépôt ont été respectées ; l'identification du déposant, la conformité du modèle de marque aux prescriptions légales, le caractère complet des classes de produits ou services visés par le dépôt. Quant à l'examen au fond, il se limite à l'examen de la validité intrinsèque du signe, c'est-à-dire à sa licéité, à sa distinctivité ainsi qu'à sa représentation graphique. En revanche, la disponibilité du signe n'est pas vérifiée, sauf dans l'hypothèse d'une opposition.

La procédure d'opposition

Dans les deux mois suivant la publication du dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (B.O.P.I.), tout intéressé peut formuler des observations sur la validité du signe, seuls les titulaires de droits constitués par des marques antérieures pouvant former une procédure d'opposition (article L.712-3 du Code de la propriété intellectuelle). Les observations des titulaires de droits antérieurs tels que droits de la personnalité, droits d'auteur ou appellations d'origine non enregistrées peuvent permettre au déposant de retirer sa marque en évitant un conflit devant les tribunaux.

L'opposition est réservée aux propriétaires de marque afin d'éviter d'alourdir la procédure d'enregistrement. En effet, seule l'existence de marques antérieures enregistrées est facile à démontrer, les autres droits pouvant être litigieux et nécessiter un examen approfondi par les tribunaux.

Cette procédure est contradictoire, ce qui signifie qu'elle est notifiée au déposant qui peut présenter ses observations. La décision du directeur de l'I.N.P.I. est susceptible de recours devant la cour d'appel. L'opposition est réputée rejetée par le directeur de l'I.N.P.I. si aucune décision n'est intervenue dans le délai de six mois, cette décision de rejet implicite pouvant être attaquée par l'opposant. Cette procédure suspend l'enregistrement, sauf si le déposant justifie du fait qu'il est indispensable à la protection de sa marque à l'étranger.

Les obligations du propriétaire de la marque

Le titulaire d'une marque voit son droit conditionné au respect de certaines obligations. En premier lieu, si une marque nationale peut être perpétuellement renouvelée tous les dix ans – et une marque internationale tous les vingt ans –, le titulaire ne peut conserver ses droits sur la marque que s'il l'exploite. En second lieu, le propriétaire doit aussi veiller à ce que sa marque conserve son caractère distinctif et ne soit pas contrefaite.

Obligation d'exploitation

Cette obligation a été introduite en contrepartie de la libre appropriation des signes distinctifs qui ne sont pas des droits de création ou d'invention ayant un intérêt public, mais des droits d'occupation dont l'intérêt est privé. Le droit exclusif octroyé par la marque a en effet pour raison d'être de distinguer des produits ou des services de ceux des concurrents et l'essence même du droit disparaît en cas d'inexploitation du signe.

En France, depuis la loi de 1964, le défaut d'exploitation d'une marque est sanctionné par la déchéance, une annulation de la marque qui peut dès lors être librement appropriée par un tiers, sauf s'il s'agit d'une marque de certification. La même sanction est prévue par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle en application de la directive européenne de 1988, qui a cependant imposé au législateur français d'introduire deux nouveaux cas de déchéance, pour les marques devenues soit déceptives, soit génériques.

L'obligation d'exploitation empêche aussi le dépôt de marque « de barrage », c'est-à-dire de marques déposées dans toutes les classes de produits ou services ou encore le dépôt des marques effectué à seule fin d'être revendu à une entreprise dont elle gêne le dépôt ou l'extension de ses propres marques.

Cependant, la sanction de déchéance étant particulièrement grave, la Convention d'union de Paris impose que le titulaire de la marque dispose d'un délai raisonnable pour préparer et entamer l'exploitation après l'enregistrement, et que le même puisse échapper à la déchéance en invoquant une excuse légitime. La déchéance n'est jamais automatique, elle doit être demandée au juge.

Obligation de veiller au caractère distinctif de la marque

Ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsqu'une marque devient la désignation usuelle d'un produit, elle perd son caractère distinctif. La jurisprudence française traditionnelle a toujours été réticente à admettre qu'une marque puisse devenir usuelle « par simple usage généralisé sans faute de son propriétaire », comme l'a montré un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 1958, à propos de la marque « Frigidaire ». La directive communautaire de 1988 a repris le principe de dégénérescence du droit du titulaire dans son l'article 12.2 qui prévoit la déchéance lorsque la marque « est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle était enregistrée ».

En Europe, pour échapper à la déchéance, le titulaire d'une marque notoire doit accomplir des diligences raisonnables pour avertir le public du caractère de marque protégée du signe (avertissement dans la presse, campagne de publicité), pour mettre en garde les utilisateurs « institutionnels » (organismes publics, journaux, radios, télévisions, éditeurs de dictionnaires) contre un usage générique de sa marque en leur enjoignant d'employer d'autres termes ou de n'utiliser la marque qu'entre guillemets et avec l'indication qu'il s'agit d'une marque déposée.

Lorsque le signe distinctif de la marque est utilisé comme un mot du langage courant, sans majuscule, son titulaire peut engager une action en contrefaçon (par exemple pour l'utilisation comme des noms communs du mot « bic » dans un roman, ou de la marque Caddie dans un article de presse). Au contraire des États-Unis, la France n'a pas prévu de dispositions obligeant le titulaire des marques à utiliser les sigles TM (Trade Mark) et ⌖ (Registered Mark) pour permettre à tout consommateur d'éviter une erreur.

Aux États-Unis, la dégénérescence résulte d'une appréciation objective portant sur l'appréciation du caractère distinctif de la dénomination aux yeux du public. Il appartient au propriétaire de la marque d'établir, notamment par voie de sondages, que la dénomination en cause est restée une marque dans l'esprit du public. Si le public considère que la dénomination est une marque, malgré son emploi courant, elle reste valide. Si, au contraire, le public estime que cette marque n'est pas valide, malgré les efforts du propriétaire, la marque peut être déchue pour dégénérescence, ce qui est arrivé notamment à la marque « Thermos ».